𝐋𝐚 𝐩𝐢𝐥𝐥𝐨𝐥𝐚 𝐝𝐢 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝟎𝟓.𝟎𝟕.𝟐𝟎𝟐𝟐: L’introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi

L’introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi

a cura dell’avvocato Paolo Vincenzo Rizzardi

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Corte di Cassazione, sez. II penale, sentenza n.46882 del 03/12/2021

La pronuncia in commento riguarda il caso di un soggetto, imputato per i delitti di cui agli articoli 474 e 648 c.p., il quale deteneva per la vendita merce recante marchi contraffatti riproducenti la scritta “Richmond” e “Minnie”.

La difesa sosteneva l’insussistenza del reato di cui all’articolo 474 c.p., attesa l’assenza del presupposto della registrazione dei marchi presso il competente ufficio nazionale e non sussistendo la prova della registrazione presso l’omologo ufficio Europeo ovvero presso l’Organizzazione Mondiale per la proprietà intellettuale. Invero, la ricostruzione difensiva evidenziava che la parola “Minnie” risulta registrata quale marchio dalla Disney Enterprises Inc. esclusivamente in Francia e in base al principio di territorialità la validità e la tutela del marchio sono limitate allo Stato di registrazione. Analogamente, la dicitura “Richmond” è marchio registrato esclusivamente in Gran Bretagna e protetto limitatamente in detto Paese.

Ciò premesso, il collegio sottolinea che, per consolidata giurisprudenza, la tutela dei marchi o dei segni distintivi delle opere dell’ingegno o di prodotti industriali è finalizzata alla garanzia dell’interesse pubblico preminente della fede pubblica, più che a quello privato del soggetto inventore. Ciò conduce a sostenere che l’art. 473 c.p., comma 3 deve essere interpretato nel senso che per la configurabilità dei delitti contemplati dai precedenti commi del medesimo articolo è necessario che il marchio o il segno distintivo, di cui si assume la falsità, sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge all’esito della prevista procedura, sicché la falsificazione dell’opera dell’ingegno può aversi soltanto se essa sia stata formalmente riconosciuta come tale.

Al riguardo, la corte sottolinea che anche “la giurisprudenza civile ha anche recentemente ribadito che in tema di protezione del marchio vige il principio di territorialità, chiarendo che l’accertamento giudiziale della titolarità di quest’ultimo è, di regola, limitato al paese di registrazione e insuscettibile di estensione in uno Stato diverso da quello in cui è avvenuto, salvo che si tratti di marchio comunitario (registrato, cioè, per la prima volta in sede comunitaria, oppure nascente dalla registrazione ivi di un marchio già registrato in uno Stato membro, con conseguente estensione della protezione per tutti i paesi dell’Unione) o internazionale (la cui procedura di rilascio, ai sensi dell’Accordo di Madrid, sfocia nel conferimento di una pluralità di distinti marchi nazionali che producono, in ciascuno Stato ad esso aderente, gli stessi effetti della domanda di registrazione di un marchio nazionale che fosse lì direttamente depositato)”.

Ciò premesso, il collegio chiarisce che la registrazione rappresenti un elemento costitutivo della fattispecie di cui all’articolo 474 c.p.,come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza successiva alla novella di cui alla L. 23 luglio 2009, n. 99, e che la dimostrazione della sua sussistenza deve essere data dalla pubblica accusa, mediante prove documentali o dichiarative idonee ad attestare la registrazione dei marchi.

Dunque, la Suprema Corte ha chiarito che “L’applicazione nella specie della costante giurisprudenza di questa Corte alla cui stregua, ai fini della sussistenza del delitto previsto dall’art. 474 c.p., allorché si tratti di marchio di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle relative società produttrici, non è richiesta la prova della sua registrazione, gravando in tal caso l’onere di provare la insussistenza dei presupposti per la sua protezione su chi tale insussistenza deduce (Sez. 2, n. 36139 del 19/07/2017 Rv. 271140; Sez. 5, n. 5215 del 24/10/2013,dep. 2014, Rv. 258673; Sez. 2, n. 22693 del 13/05/2008, Rv. 240414), impone la previa acquisizione di elementi che attestino una rinomanza tale del marchio e una notoria riferibilità alla casa produttrice e alla tipologia di prodotti che contraddistingue da renderne giuridicamente attendibile la tutelabilità in sede giudiziaria, con conseguente onere a carico dell’incolpato di fornire la prova contraria.

Siffatto onere non può, tuttavia, tradursi in una presunzione svincolata da elementi che ne convalidino in maniera affidabile i presupposti operativi, soprattutto quando, come nel caso in esame, sia in discussione la stessa riconducibilità dell’elemento che si assume imitato alla nozione di marchio, ovvero di tratto dotato di peculiare attitudine caratterizzante uno specifico prodotto e il relativo produttore.

Sul punto, il collegio ha ritenuto che la difesa abbia fornito elementi a sostegno dell’assenza di registrazioni dei loghi incriminati nel Registro Nazionale dei Marchi.

Diversamente, la corte sottolinea che il giudice di prime cure abbia fornito una motivazione claudicante sull’elemento costitutivo dell’illecito. Ciò ha condotto il collegio a ritenere che “Il rilevato deficit motivazionale su un elemento costitutivo dell’illecito ipotizzato impone, dunque, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale per nuovo esame che dovrà tener conto delle criticità segnalate”.